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Les principes fondateurs du droit des marques vs. les prérogatives du titulaire de noms de domaine

Publié le : 30/08/2019 30 août août 08 2019
Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevets 

L’arrêt Dataxy du 5 juin 2019 est classique et efficace : la marque et le nom d’une collectivité territoriale l’emportent sur le nom de domaine.
 

1. Rappel des faits :


S’agissant du nom d’une collectivité territoriale, et pour échapper au transfert d’un nom de domaine en « .fr », une entité tierce qui a réservé un tel nom de domaine, devrait justifier cumulativement d’être de bonne foi et d’avoir un intérêt légitime. Cette double exigence perdure en présence d’une marque, même déposée postérieurement à la date de réservation d’un nom de domaine « .fr ».
 
C’est ce qui ressort de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 5 juin 2019, statuant sur le rejet du pourvoi formé par la société Dataxy, contre l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par la Cour de Versailles (12ème chambre), dans le litige l’opposant au département de Saône-et-Loire. Cette collectivité territoriale a réussi à se faire attribuer définitivement les trois noms de domaine en « .fr », qui avaient été réservés - sans intérêt légitime - par la société Dataxy.
 
Il s’agissait deux noms de domaine (NDD) sans accent - à savoir « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr » - réservés en 2004, et d’un nom de domaine avec accent – à savoir « saône-et-loire.fr ». Pour ce dernier, la réservation en 2012 était postérieure au dépôt d’une marque par la collectivité territoriale. Si ce cas fût assez simplement résolu, la bataille juridique était plus ardue pour les deux premiers noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr ».
 
Après une première mise en demeure adressée en 2006 à la société Dataxy restée infructueuse, le département de Saône-et-Loire, déposait en 2011 à l’INPI sa marque semi figurative . La collectivité territoriale envoyait en juillet 2012 une seconde demande de transfert de ces trois noms de domaines, puis suite à un nouveau refus de la société Dataxy, engageait trois procédures SYRELI devant l’AFNIC[1], pour se faire transférer les trois noms de domaine dont elle estimait qu’ils lui revenaient légitimement.
 
Pour « saône-et-loire.fr », l’AFNIC donnait raison au Département et ordonnait le transfert sur le fondement de l’atteinte à ses droits de marque. Cette décision était entérinée par le TGI de Nanterre en 2015, puis confirmée par la Cour de Versailles en 2017, et in fine par la Cour de cassation en 2019. La société Dataxy avait obtenu ce NDD avec accent grâce à la procédure de réservation prioritaire accordée aux titulaires d’un nom de domaine sans accent pour enregistrer leur équivalent accentué. Elle échouait à faire valoir que ce NDD accentué pouvait bénéficier de l’exploitation - qu’elle pensait suffisante - des deux NDD sans accent, et antérieurs à la marque opposée.
 

2. Annulation de deux décisions AFNIC refusant le transfert :

 
Pour les deux autres NDD, la solution était certes moins évidente, puisque la marque en cause était postérieure (2011) à ces réservations (2004). Les décisions AFNIC sur ces deux NDD sans accent, prononçaient le rejet de la demande de transfert « au motif que qu’il n’était pas établi que la société Dataxy les aurait enregistrés dans le but de profiter de la renommée de la collectivité territoriale en créant une confusion dans l’esprit du citoyen ».
 
Mise en confiance par les deux décisions AFNIC qui la confortait dans sa démarche et sans doute de bonne foi, la société Dataxy n’évaluait cependant pas à leur juste puissance, le droit des marques et le droit attaché au nom d’une collectivité territoriale.
 
Aussi, sans réelle surprise, le juge de première instance (TGI de Nanterre) non seulement confirmait la décision de transfert pour le NDD accentué, mais ordonnait le transfert des deux NDD sans accent au profit du département de Saône-et-Loire.
 
La décision favorable rendue par le TGI de Nanterre était ensuite confirmée en appel par la Cour de Versailles, à l’exception notable des montants des dommages et intérêts alloués qui étaient substantiellement alourdis, notamment s’agissant de l’atteinte au nom de la collectivité territoriale dont la réparation a été ainsi multipliée par 4 (atteignant 20.000 euros). L’estimation du magistrat se fondait sur le fait que « le département [avait] justifié dès 2004 de son intérêt » pour les NDD (sans accent) et « par le détournement de son nom et la privation de celui-ci pour communiquer sur internet ».
 

3. Quelles preuves d’exploitation pour prouver un intérêt légitime ?

 
Devant la Cour d’appel (ce qui n’était apparemment pas le cas de manière surprenante devant le juge de première instance), la société Dataxy cherchait à prouver qu’elle avait effectué une « exploitation publique et non- équivoque ininterrompue depuis 2004 » en lien avec le département 71, de ses deux NDD, pour faire valoir une « antériorité opposable » ; cependant Dataxy voyait ces preuves écartées au motif qu’elles étaient « inopérantes, s’agissant de sociétés n’ayant aucun lien avec la Saône et Loire » ou considérées comme insuffisantes s’agissant par exemple du « contrat signé avec la société XXX [qui] ne concerne pas (…) des annonceurs publicitaires locaux (…) [en ce qu’il vise] de nombreux autres noms de collectivités locales et un service d’affichage de liens sponsorisés qui ne sont pas réservés à des annonceurs locaux du territoire de la Saône et Loire (…)[au surplus, ce même contrat ne concerne pas non plus les] annonceurs publicitaires locaux, [et] porte sur 382 noms de domaine identiques ou similaires à des noms de collectivités locales, de sorte que n’est pas démontrée une offre de service en lien avec le département de la Saône et Loire, les internautes pouvant consulter des annonces immobilières sur toute la France» ou encore telles que le site internet sous l’un ou l’autre des NDD en cause, qui « ne proposait aucune offre de biens ou de services localisée dans la zone géographique du département de Saône et Loire ».
 
La Cour a pu ainsi décider - ce en quoi la Cour de cassation a considéré qu’elle avait exercé son pouvoir souverain d’appréciation - que « la société Dataxy ne justifie pas davantage qu’en première instance, une exploitation des noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr » pour une offre de services en lien avec le territoire de Saône et Loire ; Qu’ainsi, elle ne saurait prétendre opposer l’antériorité des deux noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr » et invoquer un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine « saône-et-loire » au sens de l’article R.45-2-2° du code des postes et communications électroniques ».
  
La bonne foi n’est pas suffisante, elle est d’ailleurs inopérante au civil en matière de contrefaçon de marques.
 
La web agency Dataxy avait pourtant mis en avant plusieurs fois qu’elle était agréée par l’AFNIC en tant que bureau d’enregistrement des noms de domaine « .fr » et que par ailleurs elle offrait un service de « géo-référencement sur toute la France de sites internet par un maillage géographique incluant notamment à compter de 2004 l'enregistrement de noms de domaine correspondant à des noms de zones géographiques françaises ».

Cet argument était destiné à prouver qu’étaient réunies les conditions de l’intérêt légitime et a contrario d’absence de mauvaise foi, notions définies (bien que de façon non exhaustive) par l’article R.20-44-46[2] du code des postes et communications électroniques, article sur lequel la Cour d’appel (de Versailles) s’était fondée dans son analyse du litige.
 
Cependant, la Cour d’appel, après analyse des pièces mentionnées plus haut, a pu considérer que « à supposer même la société Dataxy de bonne foi », ce critère seul n’était pas suffisant car il aurait fallu aussi justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article L.45-2.3 s’agissant du nom d’une collectivité territoriale. Et sur ce point précis, la société Dataxy échouait. La Cour de Versailles confirmait ainsi le transfert des noms de domaine litigieux lesquels sont apparentés au nom de la collectivité territoriale, le département de Saône-et-Loire.
 
Sur la comparaison du NDD accentué et la marque semi-figurative dudit département, il est intéressant de noter ce que la Cour de Versailles a précisé : « peu important la structure des sites en présence et la mention “site non officiel du département” qui a été ajoutée par la société Dataxy, il s’avère que la seule reprise non légitime, à titre de nom de domaine, des éléments verbaux “Saône et Loire” distinctifs de la marque déposée, induit l’internaute à la croyance de l’existence d’un lien entre le site de la société Dataxy et le département de Saône et Loire ». Aussi, elle a décidé que les faits de contrefaçon de marque par imitation étaient caractérisés, confirmant le jugement déféré sur l’atteinte à la marque et sur le transfert du NDD accentué au département.
  
La marque restreint les libertés de communication et d’entreprendre, le nom d’une collectivité territoriale aussi.

4. La solution :


C’est dans ce contexte que la cour de Cassation rejetait le pourvoi formé par la société Dataxy : « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ».
 
C’est donc une application claire des dispositions de l’article 45-2 §2 et §3[3] du code des postes et des communications électroniques (version sur laquelle les parties étaient d’accord, rédaction issue de la loi du 22 mars 2011), et de la restriction de la liberté de communication et d’entreprendre (principes prévus par l’article 45-1 de ce même code), notamment sur le fondement d’un droit de propriété intellectuelle (si le NDD est susceptible de lui porter atteinte) ou bien sur le fondement d’un nom d’une collectivité territoriale (si le NDD est identique ou apparenté). Il paraît en théorie possible de passer outre cette restriction si les conditions de justifier d’un intérêt légitime et d’agir de bonne foi étaient cumulées. Cependant, cette double exigence de bonne foi et d’intérêt légitime paraît quasi-impossible à remplir, c’est en tout cas ce que rapporte ce récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
 


Cet article a été rédigé par Me Marie PASQUIER . Il n'engage que son auteur.
 
 
[1] AFNIC Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, créée en 1997, gestionnaire historique du .fr
SYRELI (« Système de résolution des litiges ») mis en place par l’AFNIC en 2011 : c’est une procédure extrajudiciaire contradictoire de règlement de litiges permettant de récupérer un nom de domaine ou bien d’en obtenir la suppression, si le nom de domaine entre dans un cas prévu par l’article à l’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques.
[2] Ces dispositions issu du décret n°2012-951 du 1er août 2012, applicable à la date à laquelle le département de Saône-et-Loire a saisi l’Afnic, indiquent que l’intérêt légitime peut notamment être démontré par le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : – d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; – d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; – de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
S’agissant de la mauvaise foi, elle peut être notamment caractérisée par le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ; – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ; – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur
 
[3] L'article L. 45-2 du CPCE dispose que dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé uniquement lorsque le nom de domaine est : (…) 2o Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; 3o Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi
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