Marque : protection contre les tiers d’une marque devenue descriptive mais non susceptible de déchéance pour dégénérescence

Marque : protection contre les tiers d’une marque devenue descriptive mais non susceptible de déchéance pour dégénérescence

Publié le : 03/11/2017 03 novembre nov. 2017

Le titulaire d’une marque doit veiller à ce que sa marque ne perde pas sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service. 

Cass. com., 5 juill. 2017, n°15-28114


En effet, si sa marque devient usuelle et passe dans le langage courant de son fait, il risque de perdre son droit sur celle-ci par sa déchéance pour dégénérescence. S’il souhaite éviter une telle sanction, le titulaire se doit de défendre activement sa marque contre toute utilisation non-autorisée par des concurrents ou par le public pour désigner les mêmes produits ou services, et ce de manière générique.

Dans cette affaire, le titulaire de la marque Buckfast, qui désignait des produits et services relatifs à l’élevage de reines et d’abeilles, avait assigné en contrefaçon un apiculteur qui utilisait les termes buckfast et buck sans son autorisation et ce, pour commercialiser des produits et services identiques.

En l’occurrence, le titulaire de la marque Buckfast avait régulièrement effectué des actes pour la défendre et empêcher qu’elle soit utilisée par d’autres apiculteurs. La Cour de Cassation retient donc qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir été inactif, et que la déchéance pour dégénérescence ne pouvait donc être prononcée

Toutefois, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la personne assignée en contrefaçon n’avait pas fait un usage honnête d’un signe indispensable à la désignation d’un produit vendu

La Cour va donc interpréter l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la directive européenne harmonisant les législations des Etats membres sur les marques qui prévoit que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit  fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (Article 6, paragraphe 1, b) de la Directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988).

En l’espèce, la personne poursuivie pour contrefaçon avait fait paraitre en 2003 dans des revues spécialisées des annonces mettant en vente des ruches peuplées « Buckfast », ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages « Buck » et qu’au moment de la parution, les termes buckfast et buck étaient devenus usuels pour désigner certains types d’abeilles. 

La Cour conclut que dans le cadre d’une offre de transaction entre spécialistes de l’apiculture, la marque avait été utilisée conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, en faisant un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire.

Il résulte de cette décision une obligation de vigilance renforcée pour les titulaires de marque. Bien que le titulaire soit proactif pour éviter la déchéance pour dégénérescence de sa marque, il ne pourra néanmoins empêcher que des tiers en fasse un « usage honnête » si celle-ci est devenue usuelle et descriptive.

Sa seule bonne volonté ne suffit plus, encore faut-il que ses actions soient réellement efficaces.  En effet, ce qui importe est que la marque n’ait pas perdu sa fonction essentielle, qui, rappelons-le, est de garantir l'origine d’un produit ou service. Les titulaires de marque(s) doivent donc mettre en œuvre de véritables stratégies de défense de leur(s) marque(s), et ne pas hésiter à s’entourer d’experts habitués au contentieux, s’ils souhaitent qu’elle(s) ne glisse(nt) pas dans le langage courant et que d’autres n’en fassent leur miel.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Constance BEYELER
Avocat
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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