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Protection étendue marque renommée

La marque Star Wars bénéficie-t-elle de la protection étendue d’une marque renommée ? Que la force (de la marque renommée) soit avec toi !

Publié le : 04/12/2023 04 décembre déc. 12 2023
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Une marque renommée bénéficie d’une protection plus importante qu’une marque « classique » : sa protection s’étend au-delà des produits et services qui sont visés dans son enregistrement.
La décision de l’EUIPO du 23.11.2023[1] concernant la marque « STAR WAR » rappelle les règles applicables aux marques renommées.

Une société basée en Chine a déposé une demande de marque de l’Union européenne « STAR-WARS »[2]. Cette marque a été enregistrée le 15 janvier 2021.

Cette marque désigne des lampes et accessoires de lampes tels que notamment « feux de bicyclettes, verres de lampes, lampes pour aquarium, lampes à rayons ultraviolets, diffuseurs de lumière, appareils d’éclairage pour véhicules… ».

En janvier 2023, la société américaine LUCASFILM saisie l’EUIPO (Office des marques de l’Union européenne) d’une demande de nullité de la marque de la société chinoise.

LUCASFILM oppose sa marque de l’UE « STAR WARS »[3]. Cette marque désigne des livres, jouets et des services de production et projection de films, de programmes télévisés et d’autres œuvres multimédias.

Le droit des marques est fondé sur un principe de spécialité : une marque n’est en principe protégée que pour les produits et services désignés lors de son enregistrement. Sur la base de ce principe, la marque de LUCASFILM ne lui permettait pas de contester la marque « STAR-WARS » de la société chinoise.

Néanmoins, certaines marques bénéficient d’une protection qui dépasse la liste des produits et services visés dans l’enregistrement. Il s’agit des marques renommées.

Le Règlement (EU) sur la marque de l’Union européenne précise ainsi qu’une marque peut être frappée de nullité lorsqu’une marque antérieure :

« jouit d'une renommée dans l'Union […] et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».[4]

LUCASFILM devait donc démontrer : 1/ la renommée de la marque revendiquée au jour du dépôt de la marque contestée, 2/ l’usage de cette marque et enfin, 3/ le titulaire de la marque contestée tire indument profit de la renommée de la marque revendiquée.

LUCASFILM a ainsi revendiqué le caractère renommé de sa marque « STAR WARS » pour solliciter la nullité d’une marque postérieure « STAR-WARS ».

Pour démontrer la notoriété de sa marque STAR WARS, LUCASFILM a versé aux débats un grand nombre de pièces dont des articles Wikipédia, une sélection d’articles de presse de journaux nationaux européens, des rapports de médias, des captures d’écran, des articles de magazines, des témoignages, des extraits du Guinness Book des records…

Après analyse, l’EUIPO reconnait que LUCASFILM démontre l’usage intensif et de longue durée (plus de 40 ans) de sa marque et déduit des pièces que cette marque jouit d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne. Cette renommée était déjà effective le 15.01.2021 ainsi qu’au jour de la demande de nullité déposée par LUCASFILM.

L’EUIPO retient également que LUCASFILM démontre l’exploitation du signe « STAR WARS » pour des produits autres que ceux visés dans l’enregistrement de sa marque notamment dans le cadre du marchandising et que la marque « STAR WARS » bénéficie également d’une grande renommée pour ces produits.

L’EUIPO note que les marques comparées sont quasi identiques : seul un trait d’union différencie les deux marques.

Enfin, l’EUIPO retient que le consommateur est susceptible de faire un lien entre les produits de la marque « STAR-WARS » de la société chinoise et ceux de LUCASFILM.

Ainsi, la société chinoise bénéficierait de l’attractivité, de la valeur publicitaire et de la renommée de la marque de LUCASFILM : il en résulterait des situations inacceptables de parasitisme commercial.

L’EUIPO, après avoir reconnu le caractère renommé de la marque STAR WARS, prononce la nullité de la marque enregistrée par la société chinoise.

***

Cette décision de la division d’annulation de l’EUIPO rappelle deux principes importants :
 
  • Une marque de l’Union européenne peut être frappée de nullité après son enregistrement[5]
 
  • Une marque renommée bénéficie d’une protection qui s’étend au-delà des produits et services visé dans son enregistrement.

Cet article n'engage que son auteur.
 
[1] Division de l’annulation, décision n°C58 296
[2] Marque de l’UE n°18 377 537
[3] Marque UE n°175 380
[4] Article 8, paragraphe 5 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.
[5] Articles 59 et 60 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.
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Auteur

Karen SAMMIER
Avocate
LEXCAP ANGERS
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